如何写出不经过OA直接授权的发明专利？
发布时间：2020.08.31 湖北省查看：4720 评论：35
本帖最后由 馋洋洋 于 2020-8-31 08:48 编辑
你见过不经过OA就直接授权的发明专利吗？
笔者目前还没见过，至少笔者自己撰写的发明专利中还没有出现过这种情况。
我们知道，在发明专利的OA中，也就是审查意见中，最常见的就是创造性问题。对于正常案件，如果没有创造性问题，授权的概率就比较高了。但是，即使没有创造性问题，也不代表该案可以直接授权。出于各种原因，审查员还是会发出至少一次OA的。
在不进行优先审查的情况下，一个发明专利的结案（申请至授权或驳回）周期通常在三年左右。笔者最近对自己于2017年撰写的已结案的发明专利进行了统计，目前授权23件，驳回8件，授权率接近75%。当然，由于还存在正在答复OA以及暂未下发OA的案件，随着时间的推移，授权率这个数字可能会变小。但目前这个成绩，笔者还是比较满意的。
其中，部分案件并未遇到创造性问题，也不是通过合并从权的方式获得授权的，而是在基本保持了原独权较大保护范围的前提下获得的授权。
虽然不是不经过OA就直接授权的发明专利，但其中部分OA还有点“意思”。本文将基于这些OA，从中窥探一些专利撰写技巧。
审查员如果确实找不到对比文件，也认可专利的创造性时，可能也只能从形式方面找找问题了，这时的OA一般就是基于A26.4的。例如下面几种情况。
既然审查员都把修改建议给出来了，那就按照其建议调整一下表述，反正也没有影响保护范围。
权6是第二条独权，是基于前面的第一套权要，即权1-权5装置权要的方法独权。撰写时确实存在些小瑕疵，但答复时将发射端和接收端说清楚了，在没有实质性影响保护范围的情况下，最终获得了所有权要的授权。
本案申请人为某高校，为了证明“故障相关集”为现有技术，在答复时提供了几篇论文作为现有技术。而在知网上通过关键词搜索查询到的该几篇论文均为发明人同一课题组的作者发表的，可以说目前该领域全国范围内只有该课题组在使用这一可能是自创的术语。不过论文早于专利，故在没有修改且影响保护范围的情况下还是授权了。
权8为第二套权要中的一条从权，上述两个参数其实在第一套权要中均有定义，但在引用过程中出了点小问题，最后在权8中加入了对于二者的定义，依然在没有影响保护范围的情况获得了授权。
上述四个案子，在撰写时确实存在一些瑕疵，审查员全部基于A26.4指出这些形式问题无可厚非，不过授权文本相较于公开文本，保护范围也没有实质性变化。但是，下面两个案子，为什么也被下通，就有点值得玩味了。
我们知道，对于方法类权利要求，如果只有一个执行主体，各步骤的主语是可以省略的，特别是笔者还在说明书中声明了执行主体为服务器。故在一通答复中，笔者未作任何修改，而是引用了说明书内容证明该权利要求保护范围是清楚的，但审查员并不接受，笔者只好在电话审查意见答复中将权1中各步骤前各加了个“服务器”，由于OA中并未指出从权问题，故未对从权进行任何修改，换言之，从权中各步骤的主语依然处于省略状态。
相较于之前的A26.4，本案的OA竟然基于R21.1，也算是相当罕见了。最后以后移“其特征在于”的修改方式获得了授权。
抛开暂时还未发生的无效、诉讼等因素，这两个案子的撰写质量应该算是比较高的了，可以说不仅具有创造性，而且几乎没有形式问题，审查员的这两个OA多少有点“形式主义”的成分。
回到专利代理实践上来，笔者认为代理师的成长具有三个阶段：
第一阶段是根据技术交底书把一个专利写清楚。
第二阶段是根据可能的审查意见在撰写时进行有针对性的布置，以提高最终授权的可能性。
第三阶段是在撰写时进一步考虑将来可能发生的无效与侵权调查取证的因素，让专利能长期屹立不倒。
第一阶段的基础之一是进行大量撰写，第二阶段的之一是处理大量答复，第三阶段的基础之一是接触无效和诉讼。同时，还要有不断的学习与积累。
需要注意的是，这三个阶段并没有明显的边界，但是，后一阶段肯定是要兼容前一阶段的。对于不同质量的案件或者不同要求的客户，确实无法把全部工作都做到理想化的程度，但原则应该是以最高要求为目标。
客观讲，上面几个案子能几乎不做任何修改便获得授权，主要还是技术方案本身比较优秀。作为专利代理师，笔者在充分理解原始方案的基础上，对其进行了较为合理的提炼与分层，从而撰写了范围较大但又不失创造性的独权，且通过多条从权进行层次性布局，既考虑到答通的需要，也在最后体现了较为完整的原始方案。
这几个较大保护范围的独权能直接授权，笔者觉得还是有一定运气成分的，毕竟是多年前写的案子。彼时，笔者还不善于利于查新检索，但随着经验的积累，笔者发现，如果能用好查新检索，那么上面的情况可能就不仅是由于幸运女神的眷顾了，更多的还是因为自身做了充足的工作。
具体而言，在充分理解技术方案的基础上，进行合适的检索，由于多数情况下代理师的主要工作还是撰写，精力毕竟有限，但根据自身情况，最好还是做下检索，并且不是走形式的检索。找到该技术方案与现有技术的大致边界，然后基于该边界确定不同层级的区别特征，将不同层级的区别特征布局至不同的权利要求。例如，对于明确影响新创性的对比文件，从技术方案中找到最明显的区别特征，并围绕该技术特征以及技术方案的整体发明思想进行独权的构思，同时，将上述区别特征的具体实现或者次要发明点等布局至从权，如有可能，说明书中也预埋一个日后可以扩展的点。
如此，差不多就可以达到上述第二阶段的基本要求了。案件授权可能性会相应提高，甚至没有创造性问题而直接授权也可以期待。笔者后续做了更多准备工作的案件中，也有未经优先审查，但在一年左右就能授权的。此类案件，授权效率都会高一些。
当然，具体案件要具体对待，影响专利授权的因素也有很多。专利代理师应当以高标准要求自己，从而不愧对面前这份还不错的技术交底书。
几年前，笔者在学习从答复审查意见角度看专利撰写时，其中有这样一个技巧，分享给大家：
如果对自己撰写的专利很有信心，但又很难指望不经过OA就直接授权，那就故意在从权中留一个无伤大雅的A26.4形式问题，让审查员可以有依据给你下一通，然后你再简单改改就授权了。
往期撰写心得类文章：
文章来源：徐师付的知产主义
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江郎
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